Options d’examen accéléré pour les demandes de brevet déposées aux États-Unis

Écrit par Robert Irani and Michael R. Whitt, QC

Aux États-Unis, les brevets sont délivrés par l’intermédiaire de l’Office des brevets et des marques des États-Unis d’Amérique (USPTO). Chaque demande de brevet reçue par l’USPTO est examinée par un examinateur de brevets des États-Unis dans l’ordre dans lequel elle est reçue. La rapidité avec laquelle l’examinateur examine la demande peut varier considérablement en fonction de la complexité et du domaine technologique d’une invention. La durée typique d’une demande de brevet peut être comprise entre deux et cinq ans.

Dans certaines situations, un demandeur de brevet peut exiger ou vouloir une décision plus rapide de la part de l’USPTO. À l’heure actuelle, l’USPTO propose de multiples initiatives visant à accélérer l’examen des demandes de brevet déposées aux États-Unis.

Examen priorisé

L’examen prioritaire est récemment devenu une option à la fois pour les demandes nouvellement déposées, originales ou continues, et pour les demandes dans lesquelles une demande d’examen continu (ECR) a déjà été ou sera déposée. L’objectif pour les demandes déposées dans le cadre de l’examen prioritaire est d’avoir une décision finale dans les 12 mois suivant l’octroi du statut de priorité.

L’examen prioritaire pour les demandes nouvellement déposées, également appelé « examen prioritaire de la première voie », exige que la demande soit soumise au moment du dépôt et que la demande de brevet soit « complète » au moment du dépôt. De plus, une demande doit être conforme aux exigences relatives aux demandes d’examen prioritaire, y compris pas plus de quatre demandes indépendantes, pas plus de 30 demandes au total et aucune demande dépendante multiple.

Les frais supplémentaires pour la poursuite de l’examen prioritaire sont substantiels, s’élevant à 4 000 dollars pour les entités autres que les petites entités, 2 000 dollars pour les petites entités et 1 000 dollars pour les micro-entités.

Examen accéléré

Dans le cadre du programme d’examen accéléré, l’USPTO fera avancer une demande d’examen à son tour si le demandeur dépose une « pétition pour rendre spécial » admissible dans le cadre du programme d’examen accéléré. L’objectif est de terminer l’examen dans un délai d’un an.

Une demande d’examen accéléré exige la présentation d’un document de recherche préalable à l’examen (DSE) et d’un document à l’appui de l’examen accéléré (DSA), qui décrivent comment les revendications de la demande sont admissibles par rapport à l’état de la technique le plus proche. Certains commentateurs ont souligné que le demandeur est obligé de faire le travail de l’examinateur de rechercher complètement l’état de la technique.

Les demandes sont limitées à un total de 20 réclamations et trois réclamations indépendantes, les délais de réponse à une action du bureau étant raccourcis.

Une considération importante est que la DSA, qui est comme une action du bureau, mais écrite par le demandeur, peut potentiellement créer l’irrecevabilité historique de la poursuite, remettant ce qui est dans l’état de la technique. Une autre considération est la possibilité d’un comportement inéquitable pour ne pas divulguer l’art pertinent.

Les frais supplémentaires sont de 140 $ pour les entités autres que les petites entités, de 70 $ pour les petites entités et de 35 $ pour les micro-entités.

Pétition pour rendre spécial

Une demande de brevet peut être rendue spéciale et les poursuites en matière de brevet peuvent être accélérées sur la « pétition pour rendre spécial » en fonction de l’âge ou de la santé du demandeur, ou sur l’invention qui améliore la qualité de l’environnement, la mise en valeur ou la conservation des ressources énergétiques, ou contribue à la lutte contre le terrorisme. Toutefois, celles-ci ne sont pas automatiquement accordées, et les conditions de seuil peuvent être différentes pour certaines demandes.

Toute déclaration à l’appui d’une pétition en faveur d’un statut spécial doit être fondée sur une croyance de bonne foi que l’invention remplit en fait les conditions d’un statut spécial.

Une requête pour rendre spécial sur la base des motifs ci-dessus peut être déposée auprès de l’USPTO sans frais. De plus, les demandes de création de demandes spéciales en fonction de l’âge ou de la santé du demandeur peuvent ne pas nécessiter de travail supplémentaire, comme la fourniture d’un DSE et d’un DSA.

Autoroute du traitement des demandes de brevet

Le programme du Patent Prosecution Highway (PPH) a été établi par plusieurs offices de propriété intellectuelle étrangers participants afin d’accélérer le processus d’examen d’une demande de brevet qui avait été déposée auprès d’un ou de plusieurs offices de brevets participants. Les membres du Programme mondial de l’ATDB comprennent les États-Unis et le Canada, entre autres.

Un demandeur qui reçoit une décision finale d’un office de premier dépôt (OFF) selon laquelle au moins une revendication dans une demande est brevetable, peut demander qu’un bureau de deuxième dépôt (OSF) accélère l’examen des revendications correspondantes dans une demande de brevet correspondante déposée auprès de l’OSF.

La demande peut être déposée après le dépôt de la demande, mais elle doit l’être avant le début de l’examen.

Bien que l’allocation étrangère ne garantisse pas l’allocation aux États-Unis, les demandes d’ATDB bénéficient de taux d’allocation considérablement plus élevés et semblent suivre une trajectoire plus rapide. Cependant, étant donné que les demandes d’ATDB ont déjà traversé tout un cycle de poursuite dans un autre office des brevets, elles arrivent généralement à l’USPTO avec des revendications déjà considérablement réduites par rapport à une demande typique non examinée.

Il n’y a pas de frais dans le cadre du programme de l’ATDB.

Programme d’entrevues de première action

Dans le cadre de ce programme, un demandeur est autorisé à mener une entrevue avec l’examinateur avant de prendre la première mesure sur le bien-fondé d’une nouvelle demande.

L’entrée dans le programme doit être demandée avant une première action du Bureau par l’USPTO. Lorsque la demande est examinée, l’examinateur effectuera une recherche sur l’état de la technique et fournira au déposant une communication préalable à l’entrevue qui comprend des citations de références à l’état de la technique provenant de la recherche sur l’état de la technique et une identification de tout rejet et /ou objection, si au moins une revendication n’est pas admissible. Le demandeur doit être prêt à discuter des questions liées à la brevetabilité des revendications.

Certains avantages peuvent inclure: la capacité de faire avancer le traitement d’une demande; une interaction accrue entre le déposant et l’examinateur; la possibilité de résoudre les questions de brevetabilité en tête-à-tête avec l’examinateur au début du processus de poursuite; et la possibilité de faciliter une éventuelle acceptation anticipée. Cependant, il n’y a pas d’accélération avant l’entrevue de l’examinateur et si une entente n’est pas conclue pendant l’entrevue, l’examen subséquent n’est pas accéléré.

Il n’y a pas de frais dans le cadre du Programme d’entrevues de première action.

Conclusion

Dans la poursuite de toute stratégie d’examen accéléré, le demandeur est bien avisé d’examiner attentivement à la fois les coûts totaux associés à chaque option et la possibilité d’effets indésirables, tels que l’irrecevabilité liée aux antécédents de poursuite.