Pour la première fois, la Cour fédérale accorde le paiement des bénéfices réalisés après l’expiration du brevet
Écrit par Dominique T. Hussey, L.E. Trent Horne and Jeilah Y. Chan
La responsabilité d’un contrefacteur d’indemniser un titulaire de brevet ne peut prendre fin à l’expiration du brevet. La Cour fédérale a rendu une nouvelle attribution de bénéfices « de tremplin », exigeant qu’un contrefacteur rende compte des profits qu’il a réalisés même après l’expiration du brevet. Ce prix reconnaît le temps qu’il aurait fallu pour développer un produit et augmenter les ventes si le brevet n’avait pas été contrefait.
Cas
The Dow Chemical Company c. Nova Chemicals Corporation, 2017 CF 350 - 2017-04-19
Type d’IP
Brevets
Résumé
La Dow Chemical Company (Dow) a poursuivi avec succès Nova Chemical Corporation (Nova) pour contrefaçon de brevet. Le brevet de Dow visait le polyéthylène utilisé pour fabriquer des produits cinématographiques comme des sacs à ordures et des emballages alimentaires. Le procès initial était une procédure à deux volets, ce qui signifie que seules les questions de validité et de contrefaçon ont été tranchées. Les parties ont ensuite eu un procès distinct sur le montant de l’indemnité que Nova serait tenue de payer à Dow.
Comme son brevet était valide et contrefait, Dow avait le droit de recevoir deux formes distinctes d’indemnisation. La première était une « redevance raisonnable » pour la période comprise entre la date à laquelle la demande était ouverte à l’examen du public et la date à laquelle le brevet a été délivré. La Cour a fixé la redevance à 8,8 %.
Pour la période suivant la délivrance du brevet, Dow avait le droit de choisir entre deux recours mutuellement exclusifs : le paiement de dommages-intérêts ou le paiement des bénéfices de Nova. Dow a choisi les bénéfices — un recours en equity à la discrétion de la Cour.
Le montant du profit à dégorger est déterminé par une analyse « n’e t-il pas », qui tient compte de ce que le défendeur aurait fait s’il n’avait pas contrefait le brevet. D’après les faits, Nova n’aurait pas pu commencer à fabriquer et à vendre un film concurrent le lendemain de l’expiration du brevet de Dow. Nova aurait plutôt eu besoin de développer et de tester son produit et de qualifier davantage ce produit pour une utilisation dans des applications spécifiques par chacun de ses clients.
Dow a fait valoir avec succès qu’en contrefait le brevet, Nova a bénéficié d’un tremplin vers le marché et a continué de profiter de son activité de contrefaçon même après l’expiration du brevet. Nova devrait donc remettre à Dow ses bénéfices au cours de la période de tremplin, qui, sur la base des périodes de montée en puissance historiques de Nova, a été fixée à 20 mois.
Le montant en dollars associé à la période du tremplin est inconnu, mais il sera important. Le brevet de Dow a été accordé en 2006 et a expiré en 2014. La période de tremplin ordonnée par la Cour ajoute environ 20 % à la période pour laquelle les bénéfices doivent être dégorgés.
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Bennett Jones