Introduction
La propriété intellectuelle (PI) est souvent l’un des actifs les plus précieux d’une entreprise, mais elle est souvent considérée à tort comme se limitant aux brevets et aux marques de commerce. Bon nombre des actifs les plus critiques d’une entreprise existent sous des formes moins formelles mais tout aussi importantes : informations confidentielles, secrets commerciaux, relations avec la clientèle et savoir-faire institutionnel (voir notre précédente publication sur ce sujet), X.AI Corp. v. OpenAI—Why Every Business (and Start-Up) Needs an Employee Governance Policy for Managing Confidential Business Information and IP Risk).
Décision de la Cour du Banc du Roi de l’Alberta SHAC Solutions Inc v Guenther, 2024 ABKB 145, fournit un exemple instructif de la manière dont les tribunaux reconnaissent et protègent ces formes de propriété intellectuelle, et de la raison pour laquelle une protection complète de la propriété intellectuelle est essentielle pour toutes les entreprises.
Contexte
La requérante, SHAC Solutions Inc. (SHAC), fabriquait de l’acide humique, un composé utilisé dans des applications agricoles, dans l’extraction des ressources et dans l’environnement. Le succès commercial de SHAC reposait sur un processus de fabrication spécifique mis au point au fil des décennies, qui consistait en une connaissance fondée sur l’expérience de la synchronisation et de l’enchaînement des réactions chimiques.
Les répondants avaient appris ce processus lorsqu’ils travaillaient à la SHAC à titre d’employés ou de directeurs. À la suite de désaccords au sujet de la gouvernance interne de l’entreprise, les répondants sont partis pour lancer leur propre entreprise concurrente de fabrication d’acide humique, Envirotech Humics Inc. (EHI). Dans les semaines qui ont suivi sa constitution en société, EHI fabriquait et vendait de l’acide humique au moyen d’un procédé étonnamment semblable à celui de la SHAC, employait des personnes qui travaillaient à la SHAC et ciblait bon nombre des clients existants de la SHAC.
La SHAC a poursuivi les intimés pour manquement à leurs obligations contractuelles en vertu de divers contrats de confidentialité et d’emploi, et pour d’autres causes d’action connexes. Dans le même temps, la SHAC a demandé une injonction interlocutoire pour empêcher les défendeurs de fabriquer de l’acide humique dans l’attente du procès.
La Cour d’appel de l’Alberta a accueilli la demande d’injonction de la SHAC après avoir appliqué la RJR-MacDonald test. La Cour a conclu que la SHAC avait démontré une probabilité de succès au procès, qu’elle subirait un préjudice irréparable si l’injonction n’était pas accordée et que la prépondérance des inconvénients favorisait le maintien de l’injonction jusqu’au procès.
Discussion
La PI ne se limite pas aux brevets et aux marques déposées
Au cœur de la décision de la Cour d’accorder l’injonction était la question de savoir si le processus de fabrication de la SHAC était véritablement de nature confidentielle. Les intimés ont soutenu que le procédé de fabrication lui-même n’était pas la propriété exclusive de la SHAC, puisqu’il était accessible au public, soulignant le brevet initialement détenu par la SHAC, qui avait expiré en 1992.
La Cour a toutefois rejeté cet argument. La Cour a estimé que, bien que les ingrédients utilisés dans le processus de fabrication de SHAC soient accessibles au public, les méthodes spécifiques et le séquençage, y compris la chronologie et l’interprétation des réactions chimiques, restaient la propriété de SHAC. Cette connaissance n’a pas été divulguée dans le brevet expiré ni décrite dans la littérature publique. Par conséquent, la Cour a conclu que le processus de fabrication de la SHAC était confidentiel.
Les accords de confidentialité sont puissants
La Cour a accordé une grande importance aux accords de confidentialité signés par les personnes interrogées. Contrairement aux clauses de non-concurrence, les ententes de confidentialité n’étaient pas considérées comme des restrictions au commerce. La Cour a reconnu que ces accords protégeaient des intérêts légitimes plutôt que d’entraver injustement la concurrence.
En l’espèce, les intimés n’ont pas contesté le caractère exécutoire des ententes de confidentialité elles-mêmes. Ils ont plutôt soutenu que les renseignements en cause n’étaient pas confidentiels. Dès lors que la Cour a rejeté cette prémisse, l’analyse de la violation de contrat a suivi son cours normal. Les ententes de confidentialité visaient explicitement les processus, les méthodes, les renseignements sur les clients et le savoir-faire institutionnel, qui ont tous été utilisés par les répondants dans EHI.
La perte de secrets commerciaux peut entraîner un préjudice irréparable
L’une des principales raisons pour lesquelles la demande d’injonction a été accueillie était la conclusion de la Cour selon laquelle la SHAC subirait un préjudice irréparable. La Cour a accepté la preuve démontrant que la SHAC avait déjà perdu des clients et des employés. L’entrée rapide des intimées sur le marché, rendue possible grâce aux connaissances acquises à la SHAC, a placé l’entreprise dans une position vulnérable dont elle pourrait ne jamais se remettre. La Cour a souligné la vulnérabilité unique des secrets commerciaux : une fois qu’un procédé confidentiel est divulgué ou utilisé par un concurrent, il ne peut plus être rendu secret. Cette perte ne peut être adéquatement quantifiée par des dommages pécuniaires, ce qui rend la mesure injonctive nécessaire pour protéger la position de la SHAC jusqu’au procès.
Principaux enseignements
La décision rendue dans l’affaire SHAC Solutions Inc. c. Guenther nous rappelle de façon éloquente l’importance de la protection de la PI. Elle nous rappelle que la propriété intellectuelle va au-delà de la protection enregistrée et qu’elle inclut les procédés confidentiels et le savoir-faire expérimental. Elle illustre l’efficacité des ententes de confidentialité lorsqu’elles sont correctement mises en œuvre et affirme que les tribunaux sont sensibles au préjudice causé par l’utilisation abusive des secrets commerciaux.
Pour les entreprises, le message est clair : identifiez vos informations exclusives, protégez-les au moyen de contrats et de contrôles internes, et agissez rapidement lorsqu’elles sont menacées. Pour les employés et les administrateurs, la décision sert d’avertissement que le fait de quitter une entreprise ne donne pas le droit de prendre connaissance de ses renseignements confidentiels. Les tribunaux protégeront les renseignements exclusifs d’une entreprise lorsqu’ils sont respectés et appliqueront les conséquences lorsqu’ils ne le sont pas.
Si votre organisation a besoin d’aide pour protéger ses renseignements exclusifs, veuillez communiquer avec l’un des auteurs de ce billet de blogue.
