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Pourquoi les propriétaires de marques doivent garder une trace écrite

07 avril 2017

Écrit par Dominique T. Hussey, L.E. Trent Horne and Jeilah Y. Chan

De bonnes preuves l’emportent sur les cas. Dans une opposition à une marque de commerce, les preuves démontrant comment et pendant combien de temps une marque a été utilisée dans le commerce (par exemple, sur les étiquettes, les étiquettes, les emballages, la signalisation, les factures et les plateformes en ligne) peuvent être essentielles pour se protéger contre les menaces qui pèsent sur la marque. Pour une protection et une application optimales, les propriétaires de marques de commerce devraient disposer d’un protocole pour suivre et enregistrer toute utilisation de leurs marques, qu’il s’agisse de s’opposer à l’enregistrement de demandes d’enregistrement de marques similaires, de se défendre contre les procédures d’annulation ou de faire respecter les droits dans les litiges.

Le cas de cette semaine suggère que ce n’est pas seulement l’enregistrement lui-même, mais la preuve de la façon dont un opposant a utilisé cette marque enregistrée, qui devrait être pris en compte pour évaluer la question de la confusion des marques.

Cas

Heather Ruth McDowell v. Laverana GmbH & Co. KG, 2017 FC 327

Type d’IP

Marques de commerce

Résumé

Laverana a déposé une demande d’enregistrement de la marque HONEY MOMENTS en association avec des produits de soins personnels, pharmaceutiques et cosmétiques. McDowell, qui possédait des marques déposées pour HONEY et HONEY & Design en association avec des produits cosmétiques, s’est opposé à la demande. La question centrale de l’opposition était de savoir s’il y avait un risque de confusion entre les marques HONEY MOMENTS et HONEY.

La Commission d’opposition a conclu qu’il n’y avait pas de confusion compte tenu, entre autres, d’autres marques de commerce de « miel » enregistrées en association avec des produits similaires et de l’absence de preuve quant à la façon dont McDowell utilisait les marques de commerce HONEY.

En appel devant la Cour fédérale, McDowell a déposé un long affidavit pour remédier aux lacunes dans la preuve relevée par la Commission. Compte tenu de l’affaire de novo, la Cour a déterminé qu’en fait il y avait un risque réel de confusion entre les marques, a accueilli l’appel et a ordonné au registraire de refuser la demande de HONEY MOMENTS.

Les nouveaux éléments de preuve démontrent l’utilisation continue des marques HONEY de McDowell au Canada depuis 2003. Compte tenu de cette preuve, et contrairement à la conclusion de la Commission, la Cour a conclu que ce facteur étayait une conclusion de confusion, car il parlait de la mesure dans laquelle les marques HONEY étaient devenues connues.  Notamment, la Cour s’est également référée à cette preuve dans le contexte de l’examen de la nature des biens, des services et du commerce. Cette analyse se limite généralement davantage à ce qui est indiqué dans les documents d’enregistrement et de demande en attente.

Ceux qui défendent le droit d’enregistrer une marque de commerce s’appuient souvent sur la preuve de ce que d’autres marques ont été enregistrées dans le passé - « l’état du registre ». La Cour a identifié les limites de ce type de preuve, notant que le simple fait qu’une marque figure au Registre des marques de commerce n’établit pas qu’elle est actuellement utilisée, ni qu’elle était utilisée au moment où elle était pertinente dans l’affaire. Les demandeurs qui défendent une opposition devraient donc envisager de compléter toute preuve de l’état du registre par des preuves de la façon dont ces marques ont été utilisées au Canada au moment pertinent.


Pour plus d’informations sur la façon de protéger et de faire respecter vos droits de propriété intellectuelle, contactez Dominique Hussey, Jeilah Chan ou un autre membre de l’équipe Équipe de litige immobilier individuel.


Equip est notre plate-forme pour les cas de propriété intellectuelle clés et organisés.  Livré chaque semaine, Equip distille les questions de fond et de procédure actuelles dans les litiges de propriété intellectuelle au Canada, vous équipant des points clés pour votre entreprise.

Traduction alimentée par l’IA.

Veuillez noter que cette publication présente un aperçu des tendances juridiques notables et des mises à jour connexes. Elle est fournie à titre informatif seulement et ne saurait remplacer un conseil juridique personnalisé. Si vous avez besoin de conseils adaptés à votre propre situation, veuillez communiquer avec l’un des auteurs pour savoir comment nous pouvons vous aider à gérer vos besoins juridiques.

Pour obtenir l’autorisation de republier la présente publication ou toute autre publication, veuillez communiquer avec Amrita Kochhar à kochhara@bennettjones.com.

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Auteur(e)

  • Dominique T. Hussey Dominique T. Hussey, Chef de la direction

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