Pour les propriétaires de marques de commerce, la preuve de dommages-intérêts dans le cadre d’une procédure en contrefaçon peut s’avérer difficile. Il est souvent difficile de démontrer que la conduite attentatoire du défendeur a entraîné la perte de ventes et la dépréciation de l’achalandage. Toutefois, une décision récente de la Cour fédérale du Canada, 7299362 Canada Inc. (Alexa Translations) c. Amazon.com, Inc., 2025 CF 1674 (Alexa Translations), indique une autre façon de prouver les dommages-intérêts, ce qui pourrait faciliter l’obtention d’une indemnisation équitable pour les demandeurs en cas de contrefaçon de marque de commerce.
La contestation de la preuve de dommages ‐ intérêts dans les affaires de marques de commerce
Une marque de commerce distingue la source de ses produits ou services de ceux des autres sur le marché. L’enregistrement d’une marque de commerce confère à son titulaire le droit exclusif d’utiliser sa marque et d’empêcher des tiers d’utiliser des marques similaires au point de prêter à confusion avec elle. Les recours en cas d’atteinte à une marque de commerce comprennent : une injonction permanente visant à empêcher toute atteinte ultérieure; des dommages-intérêts visant à compenser toute perte subie par suite de l’atteinte; et/ou une remise des profits, pour forcer le défendeur à restituer le bénéfice de l’atteinte.
En pratique, il est souvent très difficile de prouver que la contrefaçon a causé la perte du demandeur. Démontrer que des clients potentiels n’ont pas acheté le produit ou le service de la demanderesse en raison de la confusion implique l’établissement d’un niveau de ventes de base et une baisse des ventes qui a un lien de causalité avec la contrefaçon du défendeur. Ces exigences pratiques sont difficiles à satisfaire dans des marchés en évolution rapide ou lorsque les produits et services ne sont pas des substituts parfaits. Qu’arrive-t-il si un demandeur a récemment lancé ses produits et qu’il n’a pas un long historique de ventes, ou si ses ventes ont continué de croître malgré la contrefaçon? Qu’arrive-t-il si les services du demandeur et du défendeur ne sont pas des substituts parfaits ou si le défendeur (ou le demandeur) ne facture pas pour permettre aux utilisateurs d’accéder à ses services en ligne? Comment les demandeurs peuvent-ils démontrer que leur achalandage a diminué dans ces circonstances?
Dans des situations difficiles comme celles-ci, les tribunaux canadiens accordent souvent des « dommages-intérêts symboliques », qu’il vaut mieux décrire comme des « dommages-intérêts compensatoires dont le montant est déterminé par convention ». Ces dommages-intérêts reconnaissent que le plaignant a subi un préjudice, mais leur montant est faible, presque invariablement inférieur à 20 000 dollars, et fixé par référence à la jurisprudence plutôt qu’aux circonstances des parties. Bien que les tribunaux accordent à l’occasion des dommages-intérêts nominaux plus importants, particulièrement dans les affaires de contrefaçon, où le défendeur est responsable de contrefaçons répétées, des dommages-intérêts nominaux peu élevés ont contribué à rendre de nombreuses actions en contrefaçon de marques de commerce non rentables pour les demandeurs au Canada. Bien que des dommages ‐ intérêts minimes soient accordés lorsqu’un demandeur a présenté trop peu d’éléments de preuve de préjudice, ce fait reflète également la difficulté de prouver la perte de ventes et de clientèle. On peut soutenir que l’octroi de dommages-intérêts symboliques a été une bénédiction pour les contrefacteurs de marques de commerce; cette situation est très insatisfaisante dans un monde où l’image de marque d’une entreprise est plus précieuse que jamais.
Le jugement de la Cour fédérale suggère des moyens plus fiables d’évaluer les dommages-intérêts pour marques de commerce
Dans Alexa Translations, la demanderesse Alexa Translations poursuivait une action en contrefaçon de marque de commerce contre Amazon.com, découlant de l’utilisation par cette dernière de la marque de commerce ALEXA en liaison avec des services de traduction, offerts par l’intermédiaire de l’assistant virtuel bien connu d’Amazon. Peu avant le procès, Alexa Translations a signifié un rapport d’expert sur les réparations. Dans son rapport, l’expert de la demanderesse, M. Harington, a déclaré qu’il ne pouvait quantifier de façon fiable ni les profits réalisés par Amazon ni les ventes perdues par Alexa Translations en raison des activités prétendument contrefaisantes.
Toutefois, l’expert de la demanderesse était d’avis que le meilleur moyen d’évaluer les conséquences économiques de la conduite des défendeurs était de déterminer quel type d’arrangement les parties auraient vraisemblablement conclu pour éviter la contrefaçon, avant le premier acte de contrefaçon de marque de commerce des défendeurs. Harington a conclu que les parties auraient négocié l’achat de la marque de commerce déposée ALEXA TRADUCTIONS de la demanderesse ou l’octroi d’une licence exclusive à l’égard de cette marque. Dans l’un ou l’autre des scénarios, le demandeur aurait changé de nom, une question sur laquelle il a également signifié une preuve d’expert. À l’aide de ce cadre, l’expert de la demanderesse a évalué la volonté minimale d’Alexa Translations d’accepter et la volonté maximale des défendeurs d’Amazon de payer et, à partir de ces valeurs, a tiré un paiement raisonnable fondé sur une négociation hypothétique entre les parties.
Face à cette nouvelle théorie, les défendeurs d’Amazon ont demandé la radiation des rapports d’experts du plaignant dans leur intégralité. La Cour fédérale a rejeté la requête, statuant que le bien-fondé de la théorie des dommages d’Alexa Translations n’était pas en litige dans la requête. Néanmoins, pour évaluer les autres prétentions des défendeurs, la Cour a ensuite qualifié la théorie des dommages proposée par Alexa Translations.
La Cour a fait remarquer que la théorie des dommages ‐ intérêts de l’expert du demandeur reposait sur la réparation similaire disponible dans les affaires de contrefaçon de brevet, soit la négociation hypothétique d’une redevance raisonnable entre un concédant de licence consentant et un licencié consentant la veille de la première contrefaçon. La Cour a également noté que les tribunaux du Royaume-Uni peuvent évaluer les dommages-intérêts découlant d’une violation de marque de commerce en fonction du « principe de l’utilisateur », à savoir que « quiconque a utilisé illicitement le bien d’autrui peut être tenu de payer une somme raisonnable pour cet usage, comme des dommages-intérêts ». La Cour fédérale a souligné qu’une affaire anglaise citée par Amazon a fait observer que les coûts de changement de marque pourraient avoir une incidence sur des négociations hypothétiques entre les parties à une action en contrefaçon de marque de commerce.
Dans Alexa Translations, la Cour fédérale a statué qu’une redevance raisonnable fondée sur une négociation hypothétique entre le demandeur et le défendeur avant la première instance de contrefaçon est une réparation défendable pour la contrefaçon de marque de commerce au Canada. Pour de nombreux demandeurs en contrefaçon de marque de commerce, une telle réparation serait plus appropriée, contextuelle et, en fin de compte, plus satisfaisante que des dommages ‐ intérêts symboliques arbitrairement bas.
Bennett Jones a représenté la demanderesse dans l’action en contrefaçon de marque de commerce intentée par Alexa Translations.
