Collaborations dans le domaine des sciences de la vie et risque de contrefaçon conjointe de brevets

Le secteur des sciences de la vie a une portée mondiale, les entreprises collaborant souvent au-delà des frontières nationales pour mettre de nouveaux produits et services sur le marché. Lorsque de tels produits et services sont protégés par des brevets, des questions peuvent se poser quant à la responsabilité de chacun des collaborateurs en cas de contrefaçon de brevet et dans quels pays.

Ce qu’il faut retenir

• Les activités liées à l’utilisation expérimentale ou à l’élaboration et à la communication des renseignements exigés par la législation de tout pays régissant un produit sont exemptées de l’application des règles relatives à la contrefaçon de brevet au Canada.
• Les parties qui agissent dans le cadre d’un projet commun, y compris d’une entente commerciale, donnant lieu à un acte de contrefaçon au Canada peuvent être tenues solidairement responsables de contrefaçon de brevet.
• Les partenaires commerciaux qui exploitent ou fournissent certains, mais pas tous, des éléments essentiels d’une revendication de brevet canadien peuvent être tenus responsables de contrefaçon de brevet lorsque le produit ou le service qui en résulte est vendu au Canada, même s’ils sont établis à l’étranger.

La législation canadienne limite les risques de contrefaçon de brevet

La législation canadienne accorde de vastes protections aux entreprises du secteur des sciences de la vie. Il n’y a pas contrefaçon de brevet canadien pour toute personne qui utilise, fabrique, construit ou vend une invention brevetée qui se justifie dans la seule mesure nécessaire à la préparation et à la production du dossier d’information qu’oblige à fournir la législation de tout pays qui réglemente la fabrication, la construction, l’utilisation ou la vente d’un produit (Loi sur les brevets, par. 55.2(1)), ou à des fins expérimentales à l’égard de l’objet du brevet en question (par. 55.3(1)). De plus, le simple fait de contribuer à une contrefaçon de brevet (par exemple en fournissant un composant breveté), sans inciter une autre personne à commettre une contrefaçon, ne constitue pas en soi un acte de contrefaçon de brevet.

Les tribunaux canadiens avaient depuis longtemps envisagé que les défendeurs pourraient éventuellement être tenus solidairement responsables d’une contrefaçon de brevet s’ils avaient un « dessein commun » de contrefaire, mais aucune partie n’avait jamais été reconnue responsable sur cette base. La situation a changé à la fin de 2025, lorsque la Cour fédérale a jugé le câblodistributeur Videotron responsable de contrefaçon de brevet par dessein commun : Adeia Guides Inc. v. Videotron Ltd., 2025 FC 1725. Quelles sont les conséquences de cette décision en ce qui concerne la responsabilité potentielle des partenaires et des fournisseurs du secteur des sciences de la vie? En réalité, l’affaire Adeia Guides n’offre guère de conseils pratiques.

Cas de contrefaçon de brevets selon le principe de dessein commun au Canada

Dans l’affaire Adeia Guides, la demanderesse a allégué que Videotron enfreignait plusieurs brevets en fournissant des services de télévision sur protocole Internet (TV IP). Videotron n’a pas elle-même mis en œuvre toutes les étapes des méthodes et systèmes brevetés; elle a plutôt sous-traité l’exploitation des services en cause à deux fournisseurs basés aux États-Unis (Comcast* et Brightcove*). Les contributions exactes de Comcast, et surtout de Brightcove, aux systèmes et méthodes servant à contrefaire sont difficiles à déterminer à la lecture des motifs de la Cour. Toutefois, la Cour a finalement conclu que Videotron a commis une contrefaçon de brevet* en vertu de la doctrine de la contrefaçon par dessein commun, compte tenu de la relation contractuelle entre Videotron et Comcast, et ce, même si Comcast exerçait vraisemblablement ses activités à l’extérieur du Canada. En revanche, la Cour a refusé de déclarer Videotron responsable d’une contrefaçon de brevet en ce qui concerne les services de Brightcove. Selon la Cour, les éléments de preuve étaient insuffisants quant à la relation contractuelle entre ces sociétés.

Si certains peuvent saluer l’affaire Adeia Guides comme un jalon jurisprudentiel, le rôle, le cas échéant, qu’a joué la contrefaçon par dessein commun dans la conclusion de la Cour reste flou. Il est incontestable que Videotron fournissait des services de TV IP aux consommateurs canadiens, lesquels comprenaient des fonctionnalités qui enfreignaient certaines des revendications de brevet invoquées par Adeia. Par conséquent, Videotron proposait à la vente ou « vendait » (un acte de contrefaçon) ces fonctionnalités au Canada, qu’elles aient été fournies en réalité par Comcast, Brightcove ou toute autre partie. C’est pourquoi une contrefaçon par dessein commun ne semble pas avoir été nécessaire pour statuer contre Videotron. De plus, ni Comcast ni Brightcove n’étaient parties à l’action. Ainsi, l’analyse de la Cour concernant le dessein commun semble avoir été davantage de nature préventive que déterminante.

La Cour, dans l’affaire Adeia Guides, n’a pas précisé quelles caractéristiques ou dispositions du contrat Videotron-Comcast (mais non de l’entente conclue avec Brightcove) rendaient Videotron responsable de contrefaçon de brevet. Dans ce contexte, la Cour n’a pas précisé quel rôle, le cas échéant, avait joué dans sa décision la doctrine Saccharin*, selon laquelle le comportement d’un défendeur hors du Canada peut mener à la contrefaçon d’un brevet canadien. Le fait que la Cour n’ait pas appliqué la doctrine Saccharin semble découler des circonstances selon lesquelles la seule défenderesse, Videotron, est une société canadienne, mais cette interprétation ne fait que souligner que la contrefaçon par dessein commun n’a finalement joué qu’un rôle mineur dans la détermination de la responsabilité de Videotron.

Comment les entreprises du secteur des sciences de la vie devraient-elles évaluer le risque lié à la responsabilité conjointe en matière de brevets au Canada?

Selon les principes fondamentaux du droit des brevets, il n’y a contrefaçon d’une revendication de brevet canadien que si tous ses éléments essentiels sont réunis. Dans quelles circonstances, alors, un défendeur peut-il être tenu responsable, même s’il ne met pas lui-même en œuvre l’ensemble, voire aucun, des éléments essentiels des revendications invoquées? L’affaire Adeia Guides ne répond pas clairement à cette question. Toutefois, selon le droit canadien, une partie ne contrefait pas un brevet canadien si elle ne fournit qu’un seul élément d’un système ou d’un procédé breveté, même si elle sait que cet élément sera utilisé dans une combinaison ou un procédé de contrefaçon. À cet égard, la Cour, dans l’affaire Adeia Guides, n’a établi aucune distinction entre les revendications relatives au système et celles relatives à la méthode en cause dans cette affaire. Dans le même ordre d’idées, la Cour d’appel fédérale a récemment confirmé que les activités de développement de produits ne présentent pas de risque de contrefaçon de brevet au Canada, à condition qu’elles ne constituent pas une fabrication ou une utilisation réelle de l’invention brevetée.

La décision dans l’affaire Adeia Guides ne précise pas où tracer la ligne entre, d’une part, des parties ayant un plan commun visant à adopter un comportement qui enfreint un brevet canadien et, d’autre part, des parties distinctes qui se contentent de fournir des composants individuels ou d’exécuter séparément des étapes d’un produit, d’un système ou d’un procédé breveté. De toute évidence, l’existence d’un contrat peut contribuer à établir un tel objectif commun, comme cela a été le cas pour Comcast et Videotron, mais l’objet de cette entente est vraisemblablement pertinent. Par exemple, dans l’affaire Genentech, Inc. c. Celltrion Healthcare Co., Ltd., 2019 CF 293, la Cour fédérale a autorisé une modification de la requête alléguant que deux sociétés avaient conclu un partenariat exclusif en vue de commercialiser un produit biologique au Canada, qu’elles avaient toutes deux participé à la préparation de la présentation d’un nouveau médicament biologique au Canada et qu’elles travailleraient de concert pour fabriquer, importer et vendre ce produit destiné à être utilisé au Canada, en violation d’un brevet canadien. Toutefois, la question de savoir si ces faits, même s’ils étaient prouvés, suffiraient à engager la responsabilité d’une partie non canadienne pour contrefaçon de brevet au Canada peut dépendre des revendications particulières du brevet invoquées. Une entente de collaboration concernant l’étiquetage d’un médicament peut suffire à démontrer l’existence d’un dessein commun de contrefaire un brevet portant sur une utilisation thérapeutique. Cela pourrait toutefois ne pas prouver une revendication de l’existence d’une entente d’adopter un comportement visant à enfreindre un procédé si un seul défendeur est responsable de la fabrication du produit.

La Loi sur les brevets du Canada prévoit des protections généreuses pour les entreprises du secteur des sciences de la vie qui développent de nouveaux produits et services. L’affaire Adeia Guides n’apporte néanmoins aucune réponse précise à la question de savoir dans quelle mesure la vente ultérieure de ces produits ou services au Canada pourrait engager la responsabilité des partenaires de développement et des fournisseurs situés hors du Canada.

Si vous avez d’autres questions concernant cette mise à jour ou, plus généralement, des questions relatives aux sciences de la vie, n’hésitez pas à communiquer avec les auteurs ou avec un membre du groupe Sciences de la vie.

*lien menant à la décision en anglais