Écrit par Rob McDonald, Q.C.
Après cinq ans d’incertitude et de spéculation, une date a été fixée pour l’entrée en vigueur des nouvelles lois draconiennes sur les marques de commerce du Canada. Dans cinq mois, le 17 juin 2019, les propriétaires de marques et les entreprises locales, nationales et mondiales de tous les secteurs seront régis par un régime de marques entièrement différent qui éliminera le concept d'«utilisation » en tant qu’exigence pour obtenir l’enregistrement.
Il s’agit du changement le plus important apporté aux lois sur les marques de commerce du Canada dans l’histoire moderne et il change radicalement le paysage de la protection et de l’application de la marque au Canada. Cet article résume les révisions les plus importantes de la nouvelle Loi sur les marques de commerce et traite des défis ainsi que des possibilités que vous devriez connaître.
L'« utilisation » d’une marque de commerce ne sera plus requise pour l’enregistrement
Il s’agit de loin de la modification la plus importante apportée à la loi. Il permettra à un demandeur de déposer et d’obtenir un enregistrement de marque de commerce sans jamais avoir utilisé cette marque n’importe où dans le monde. À l’heure actuelle, et au cours des dernières décennies, un demandeur devait avoir effectivement utilisé la marque de commerce au Canada, soit en revendiquant une date de première utilisation dans sa demande, soit en déposant une déclaration d’emploi pour remplir une demande fondée sur l’utilisation proposée. Le 17 juin 2019, cette exigence sera éliminée et créera à la fois des risques et des opportunités pour les entreprises et les propriétaires de marques.
Risque de squatters et de trolls de marque
Étant donné que les demandeurs n’auront plus à prétendre qu’ils ont utilisé la marque de commerce demandée, la porte sera ouverte aux squatters et aux trolls qui rechercheront dans le monde des marques non protégées et obtiendront l’enregistrement de ces marques au Canada. Si le nom de votre entreprise ou les marques de valeur ne sont pas enregistrés au Canada, il est possible pour un tiers d’enregistrer et de posséder votre marque sans que vous le sachiez jamais. Les trolls de marques possèdent déjà des dizaines de milliers de marques de commerce et de noms de domaine pour les marques d’entreprise non protégées, et ces chiffres ne manqueront pas d’augmenter. Vous pouvez éviter ce risque en demandant l’enregistrement d’une marque de commerce pour votre nom commercial et vos marques de valeur au Canada au cours des cinq prochains mois.
L'« utilisation » est toujours importante
Bien que l’emploi ne soit pas nécessaire pour obtenir l’enregistrement, il reste un facteur important pour déterminer le droit aux marques et dans les procédures d’opposition et d’application. Si vous pouvez établir l’utilisation préalable de votre marque, vous pouvez vous opposer avec succès à la demande d’un troll, ou chercher à faire invalider leur enregistrement. Cependant, pour même prendre connaissance des demandes en attente, il est nécessaire de rechercher et de surveiller correctement vos marques, puis de prendre les mesures juridiques nécessaires, ce qui nécessitera une diligence et un coût accrus. Ces coûts peuvent être évités si un différend sur la première utilisation n’est pas requis en premier lieu, si vous établissez votre priorité en ayant des demandes d’enregistrement de marques de commerce en cours avant le 17 juin 2019. Au Canada, être le premier à déposer deviendra très important - ne permettez pas aux trolls de vous battre au Bureau des marques de commerce.
Augmentation des frais
D’autres changements apportés à la législation canadienne entraîneront une augmentation des frais et l’obligation de suivre le système de classification internationale de Nice pour les produits et services. À l’heure actuelle, une seule demande peut énumérer un nombre illimité de produits et de services moyennant une redevance unique, ce qui signifie qu’un titulaire de marque peut obtenir un très large éventail de protection sans frais supplémentaires. La nouvelle loi augmentera non seulement les frais de dépôt de base de 250,00 $ à 330,00 $, mais elle n’inclura qu’une seule classe et des frais supplémentaires de 100,00 $ par catégorie internationale supplémentaire seront requis. Avec 45 classes possibles, ces frais peuvent être importants. Il deviendra nécessaire d’être sélectif dans le choix des classes à protéger et d’utiliser des descriptions acceptables des produits et services. En déposant des demandes dans les cinq prochains mois, vous pouvez obtenir une portée de protection plus large et éviter des frais de dépôt importants pour les demandes multi-classes.
Période de renouvellement plus courte
La nouvelle loi raccourcit la période de renouvellement d’une marque enregistrée de 15 ans à 10 ans. Il sera également plus coûteux de renouveler les marques de commerce, quel que soit le nombre de classes. Les propriétaires de marques de commerce devraient envisager de renouveler leurs enregistrements avant l’entrée en vigueur de la nouvelle loi, car les renouvellements anticipés sont autorisés.
Définition élargie de la marque de commerce
La définition d’une marque de commerce sera considérablement élargie et remplacée par le terme « signe », et inclura pratiquement tout ce qui fonctionne comme un indicateur de la source, y compris les marques non traditionnelles telles que les couleurs, les parfums, les goûts, les textures, les images en mouvement et les hologrammes.
Demandes internationales
Le Canada adoptera le Protocole de Madrid, qui permet aux déposants de déposer une demande d’enregistrement de marque internationale et de sélectionner les pays membres dans lesquels ils souhaitent obtenir une protection. Il s’agit d’un système centralisé qui devrait permettre aux propriétaires de marques qui cherchent à obtenir des droits internationaux élargis. Les propriétaires de marques de commerce sont encouragés à examiner leur portefeuille et à se demander s’ils souhaitent convertir les enregistrements et les demandes canadiens existants en enregistrements et demandes internationaux.
Autres changements
Certains aspects de la nouvelle loi rendront le processus de demande plus facile et plus souple. Par exemple, il sera possible de « diviser » les demandes pour séparer les parties litigieuses d’une demande afin que les aspects non litigieux de la demande puissent aller de l’avant sans être retardés.
D’autre part, certaines révisions peuvent entraîner une plus grande probabilité d’objections au stade de l’examen. Les examinateurs de marques de commerce pourront désormais s’opposer à une demande au motif qu’une marque n’est pas intrinsèquement distinctive. Leur capacité de soulever des objections en vertu de la loi actuelle est plus restreinte.
Que dois-je faire maintenant?
À la lumière de ces modifications majeures au droit canadien des marques de commerce, nous recommandons fortement à chaque entreprise et propriétaire de marque d’examiner attentivement son portefeuille de marques de commerce existantes et proposées et de consulter ses conseillers en marques de commerce et en propriété intellectuelle au cours des cinq prochains mois. Il y a des mesures qui peuvent être prises maintenant pour augmenter considérablement votre durée et l’étendue de la protection, réduire les coûts et peut-être le plus important, éviter le risque que vous serez victime de squatters et de trolls de marque opportunistes. Votre identité d’entreprise, vos marques de commerce et votre réputation sont parmi les atouts les plus précieux de votre entreprise , et vous avez encore le temps de les protéger.
Rob pratique dans les domaines des litiges et de l’application de la propriété intellectuelle, de la stratégie de marque, de la protection et de la commercialisation des marques de commerce, ainsi que de l’octroi de licences et de l’exploitation de toutes les formes de PI. Il est agent de marques déposées au Canada et aux États-Unis, et avocat et associé au bureau d’Edmonton de Bennett Jones LLP. Rob est un conseiller de confiance pour un large éventail de clients locaux, nationaux et mondiaux dans divers secteurs. Il est un avocat plaidant expérimenté qui applique et défend les brevets, les marques de commerce, les droits d’auteur, les dessins industriels, les renseignements confidentiels et les secrets commerciaux de valeur du client. Rob est reconnu comme l’un des meilleurs avocats du Canada en droit de la PI par le Répertoire juridique canadien de Lexpert et a récemment été reconnu comme avocat de l’année en PI pour 2018 par Best Lawyers in Canada.
Traduction alimentée par l’IA.
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Bennett Jones