De bonnes preuves l'emportent sur les cas. Dans une opposition à une marque de commerce, les preuves démontrant comment et pendant combien de temps une marque a été utilisée dans le commerce (par exemple, sur les étiquettes, les étiquettes, les emballages, la signalisation, les factures et les plateformes en ligne) peuvent être essentielles pour se protéger contre les menaces qui pèsent sur la marque. Pour une protection et une application optimales, les propriétaires de marques de commerce devraient disposer d'un protocole pour suivre et enregistrer toute utilisation de leurs marques, qu'il s'agisse de s'opposer à l'enregistrement de demandes d'enregistrement de marques similaires, de se défendre contre les procédures d'annulation ou de faire respecter les droits dans les litiges.
Le cas de cette semaine suggère que ce n'est pas seulement l'enregistrement lui-même, mais la preuve de la façon dont un opposant a utilisé cette marque enregistrée, qui devrait être pris en compte pour évaluer la question de la confusion des marques.
Cas
Heather Ruth McDowell v. Laverana GmbH & Co. KG, 2017 FC 327
Type d'IP
Marques de commerce
Résumé
Laverana a déposé une demande d'enregistrement de la marque HONEY MOMENTS en association avec des produits de soins personnels, pharmaceutiques et cosmétiques. McDowell, qui possédait des marques déposées pour HONEY et HONEY & Design en association avec des produits cosmétiques, s'est opposé à la demande. La question centrale de l'opposition était de savoir s'il y avait un risque de confusion entre les marques HONEY MOMENTS et HONEY.
La Commission d'opposition a conclu qu'il n'y avait pas de confusion compte tenu, entre autres, d'autres marques de commerce de « miel » enregistrées en association avec des produits similaires et de l'absence de preuve quant à la façon dont McDowell utilisait les marques de commerce HONEY.
En appel devant la Cour fédérale, McDowell a déposé un long affidavit pour remédier aux lacunes dans la preuve relevée par la Commission. Compte tenu de l'affaire de novo, la Cour a déterminé qu'en fait il y avait un risque réel de confusion entre les marques, a accueilli l'appel et a ordonné au registraire de refuser la demande de HONEY MOMENTS.
Les nouveaux éléments de preuve démontrent l'utilisation continue des marques HONEY de McDowell au Canada depuis 2003. Compte tenu de cette preuve, et contrairement à la conclusion de la Commission, la Cour a conclu que ce facteur étayait une conclusion de confusion, car il parlait de la mesure dans laquelle les marques HONEY étaient devenues connues. Notamment, la Cour s'est également référée à cette preuve dans le contexte de l'examen de la nature des biens, des services et du commerce. Cette analyse se limite généralement davantage à ce qui est indiqué dans les documents d'enregistrement et de demande en attente.
Ceux qui défendent le droit d'enregistrer une marque de commerce s'appuient souvent sur la preuve de ce que d'autres marques ont été enregistrées dans le passé - « l'état du registre ». La Cour a identifié les limites de ce type de preuve, notant que le simple fait qu'une marque figure au Registre des marques de commerce n'établit pas qu'elle est actuellement utilisée, ni qu'elle était utilisée au moment où elle était pertinente dans l'affaire. Les demandeurs qui défendent une opposition devraient donc envisager de compléter toute preuve de l'état du registre par des preuves de la façon dont ces marques ont été utilisées au Canada au moment pertinent.
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