Dans une décision unanime, la Cour suprême du Canada a fourni des conseils précieux aux agents de brevets et aux avocats plaidants sur la façon dont les brevets canadiens seront interprétés et appliqués (Teva Canada Limited c Pfizer Canada Inc, 2012 CSC 60).
L’objet du brevet n’a pas besoin d’être présenté. Le sildénafil est l’ingrédient actif du VIAGRA, l’un des produits pharmaceutiques les plus connus au monde. Il n’y a pas de mystère ou d’incertitude quant à la raison pour laquelle le VIAGRA est prescrit.
Le brevet de Pfizer, cependant, n’était pas aussi clair que la réputation dont jouissait son produit. Le brevet de Pfizer décrivait une classe de composés utiles pour le traitement de la dysfonction érectile. La description du brevet n’identifiait pas spécifiquement le sildénafil comme un médicament efficace, même si les tests de Pfizer effectués avant la date de priorité ont montré que seul le sildénafil était efficace à cette fin.
Le brevet de Pfizer comprenait un certain nombre de revendications « en cascade », qui définissaient l’objet du monopole du brevet. La revendication 1 énonce une formule générale qui pourrait produire 260 quintillions de composés possibles utilisés pour traiter la dysfonction érectile. Les revendications successives ont restreint l’éventail des composés monopolisés; les revendications 6 et 7 se rapportaient chacune à un seul composé. Allégation 7 relative au sildénafil. Tout au long de la procédure, Pfizer n’a pas été en mesure d’expliquer pourquoi son brevet visait un certain nombre de composés et pourquoi, même si Pfizer savait que la revendication 7 alléguait que le seul composé s’était avéré efficace, le brevet ne l’identifiait pas comme tel ou n’indiquait pas que l’efficacité des composés restants n’avait pas été démontrée.
La principale question en litige dans l’appel était de savoir si Pfizer avait suffisamment divulgué son invention dans son brevet. La Cour suprême a réitéré qu’une divulgation appropriée est au cœur du marché des brevets; c’est ce que le public reçoit en échange d’un monopole.
La fin de l’accord sur la divulgation est codifiée au par. 27(3) de la Loi sur les brevets, qui exige que le mémoire descriptif du brevet « décrive correctement et pleinement l’invention et son fonctionnement ou son utilisation tel que prévu par l’inventeur ». Cela, selon la Cour suprême, exige que le brevet divulgue la nature de l’invention.
Pour déterminer la nature de l’invention et déterminer si la divulgation est suffisante, l’ensemble du mémoire descriptif, y compris les revendications, doit être examiné et doit répondre aux questions familières : Qu’est-ce que l’invention? Comment cela fonctionne-t-il?
Mais cela ne met pas fin à l’enquête. Une fois la période de monopole terminée, une personne versée dans le domaine de l’invention doit également être en mesure d’utiliser l’invention aussi bien que l’inventeur le pouvait au moment de la demande de brevet. Pour respecter l’accord, en ce qui concerne chaque invention en question, la description dans le brevet doit permettre à l’homme du métier de produire l’invention en utilisant uniquement les instructions contenues dans la divulgation, et sans même un projet de recherche mineur.
Si une divulgation ne répond pas à ces exigences: pas d’accord. L’invention sera privée de la protection par brevet comme, selon la Cour suprême, devrait être le sort du VIAGRA.
L’un des aspects les plus inattendus de la décision était que le caractère suffisant de la divulgation peut – mais ne sera pas nécessairement – examiné réclamation par réclamation. En confirmant la validité du brevet, les tribunaux d’instance inférieure ont déterminé si les exigences de divulgation avaient été respectées individuellement en ce qui concerne les revendications de brevet.
Toutefois, la Cour suprême a jugé qu’il s’agissait de la mauvaise approche. Au contraire, pour évaluer si les exigences de divulgation sont respectées, la Cour doit tenir compte de la spécification dans son ensemble, y compris toutes les réclamations; des revendications distinctes ne peuvent pas signifier des inventions distinctes. L’article 58 de la Loi sur les brevets permet à une revendication valide de survivre malgré une ou plusieurs revendications invalides, mais cet article ne s’applique qu’après l’analyse de l’invalidité, y compris si les exigences de divulgation ont été respectées.
La Cour suprême a donc rejeté la proposition selon laquelle, lorsqu’il existe une réclamation valide, l’examen des exigences de divulgation peut se limiter à cette allégation. De plus, la proposition selon laquelle chaque revendication d’un brevet concerne une invention distincte est contraire à l’économie de la Loi sur les brevets. Par conséquent, le nombre de revendications dans un brevet n’est pas proportionnel au nombre d’inventions. Et la question de savoir si un brevet portant plusieurs revendications englobe une ou plusieurs inventions peut être essentielle à sa validité, comme c’était le cas en l’espèce.
En examinant le mémoire descriptif dans son ensemble, la Cour a conclu que le sildénafil et les autres composés de l’invention « étaient liés de manière à former un seul concept inventif dans le brevet en cause ». De plus, la spécification ne contenait aucune information à l’appui de l’opinion selon laquelle le sildénafil pour le traitement de la dysfonction érectile est une invention distincte de l’utilisation de l’un des autres quintillions de composés revendiqués à cette même fin.
Par conséquent, vu dans son ensemble, le brevet en cause ne contenait qu’une seule invention: l’utilisation des composés d’une classe définie qui sont efficaces dans le traitement de la dysfonction érectile. Toutefois, comme Pfizer savait qu’un seul composé était en fait en vigueur au moment du dépôt, la Cour a jugé que cette connaissance définissait la véritable invention et a conclu que Pfizer ne l’avait pas divulguée de manière adéquate.
La Cour a déclaré sans équivoque qu’il n’y avait pas d’obligation de divulguer dans le brevet la démonstration de l’utilité de l’invention; mais en l’espèce, c’était aux périls du breveté. La Cour suprême a été influencée par le jeu de la coquille apparente que Pfizer avait joué et a fait preuve de dédain pour lui en omettant d’identifier le sildénafil comme le composé efficace parmi les quintillions de son brevet.
Le brevet faisait référence à une seule « invention » dans l’ensemble. Il a identifié neuf composés « particulièrement préférés » et n’en a spécifiquement revendiqué que deux. Pfizer avait effectué des tests qui démontraient que seul le sildénafil était efficace dans le traitement de la dysfonction érectile. Selon la Cour, cela aurait dû être décrit dans le brevet pour satisfaire aux exigences de divulgation.
L’homme du métier, n’ayant que le cahier des charges, ne pouvait pas mettre l’invention en pratique et devait entreprendre un projet de recherche mineur pour déterminer quelle était la véritable invention.
La Cour suprême a noté que Pfizer avait choisi une méthode opaque pour rédiger son brevet et n’avait pas expliqué pourquoi elle avait choisi de supprimer l’information selon laquelle le sildénafil était le composé testé et utile. Le fait de jouer avec le système en jouissant de droits de monopole exclusifs tout en retenant la divulgation était, « en tant que question de politique et d’interprétation saine de la loi », fatal au brevet.
Coyness, apparemment, n’a pas sa place dans la rédaction de brevets. Il y a un risque lié à une divulgation qui n’est pas complète, en particulier lorsque les inventeurs ont démontré leur utilité. Par conséquent, lorsqu’un mode de réalisation préféré d’une invention a été testé et qu’il a été démontré qu’il fonctionne à l’exclusion d’autres modes de réalisation, la divulgation de ces informations dans le brevet semble essentielle. Il ne suffit pas de revendiquer spécifiquement le mode de réalisation préféré et de laisser l’homme du métier déterminer de quel produit il s’agit.
Dans une cascade d’allégations, Pfizer a revendiqué une série d’utilisations de composés pour traiter la dysfonction érectile commençant par une allégation qui englobait les quintillions, et se terminant par deux allégations pour des composés individuels, dont l’un était l’ingrédient actif dans VIAGRA.
En pratique, de nombreux brevets sont rédigés avec des revendications en cascade qui se terminent par une série de revendications individuelles. Au soulagement des agents de brevets du monde entier, la Cour n’a pas exclu la pratique de rédiger des revendications en cascade. La Cour a pris soin de déclarer que l’utilisation de réclamations en cascade « n’interfère pas nécessairement dans tous les cas avec le droit du public à la divulgation ». La Cour a fait remarquer que les revendications générales au sommet de la cascade qui comprennent des composés inopérants sont simplement jugées invalides , vraisemblablement en raison de l’inutilité. Le lecteur habile sait que « lorsqu’un brevet contient des revendications en cascade, la revendication utile sera généralement celle à la fin concernant un composé individuel ».
Néanmoins, la Cour suprême a jugé que lorsqu’il y avait deux composés revendiqués individuellement, et qu’on savait que l’un fonctionnait et que l’autre ne fonctionnait pas, la véritable invention était obscurcie car la divulgation n’indiquait pas en termes clairs ce qu’était l’invention. Le brevet ne satisfait donc pas à l’exigence de divulgation.
Les brevets dont les revendications sont en cascade sont donc susceptibles d’être attaqués en raison d’une divulgation insuffisante si les connaissances de l’inventeur concernant l’utilité ou l’inutilité de ces revendications individuelles ne sont pas divulguées. La Cour suprême a signalé des obligations de divulgation accrues pour les inventions revendiquées individuellement au bas de la cascade.
Par rapport à l’antériorité, à l’invalidité et à l’inutilité, l’insuffisance de la divulgation a rarement été affirmée avec succès pour invalider des brevets ou se défendre contre la contrefaçon. La décision de la Cour suprême a toutefois donné à ce motif une légitimité et une force.
Bien qu’il n’y ait pas de recours exprès en cas de divulgation insuffisante dans la Loi sur les brevets, en l’espèce, lorsqu’il a été conclu que le brevet englobait une seule invention, la Cour suprême a déclaré que l’omission de divulgation avait rendu l’ensemble du brevet invalide. S’il n’y a pas de contrepartie — divulgation appropriée — alors il ne peut y avoir de statu quo — des droits de monopole exclusifs.
À l’avenir, le motif de divulgation insuffisant sera probablement utilisé (en particulier contre les brevets en cascade) avec plus de fréquence et de succès. Cela est particulièrement le cas lorsque l’utilité a été démontrée, mais que l’utilité démontrée définit l’invention d’une manière qui n’est pas reflétée dans la description du brevet.
Une version antérieure de l’article a été publiée dans SLAW.