La protection des marques de commerce pour la forme et la couleur des produits pharmaceutiques reste insaisissable. Même si l’apparence d’un comprimé ou d’un inhalateur est unique, l’enregistrement d’une marque de commerce sera rejeté sans preuve que les médecins, les pharmaciens et les patients relient la marque à une seule source et utilisent la marque pour faire des choix de prescription, de distribution et d’achat.
Canadian Generic Pharmaceutical Association v. Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG, 2017 TMOB 47
Marques de commerce
Boehringer Ingelheim fabrique un médicament contre l’asthme appelé SPIRIVA®, administré par un inhalateur à l’aspect unique. Cet appareil est gris avec un bouton de déverrouillage vert et est de forme ovale.
En 2006, Boehringer Ingelheim a déposé des demandes d’enregistrement de marques de commerce pour la mise en place de son inhalateur. L’Association canadienne du médicament générique s’est opposée aux demandes. La principale question était de savoir si l’apparence de l’inhalateur, sans autres indices, était distinctive de Boehringer Ingelheim.
Pour qu’une marque de commerce soit distinctive, les consommateurs doivent associer la marque de commerce à une source particulière. Dans le contexte des marques de commerce de forme et de couleur pour les produits pharmaceutiques, une marque de commerce distinctive exige que les médecins, les pharmaciens et les patients relient la marque à une seule source et, par conséquent, utilisent la marque pour faire des choix de prescription, de distribution et d’achat.
D’après la preuve, la Commission des oppositions était convaincue que la combinaison de couleur et de forme de l’inhalateur était unique. Mais l’unicité n’équivalait pas à un caractère distinctif car le get-up lui-même n’était pas associé à une seule source.
Lorsqu’il prescrivait des médicaments contre l’asthme, le Conseil a constaté que les médecins avaient écrit le nom de marque du médicament, mais jamais sa couleur ou sa forme. L’apparition de l’inhalateur n’a pas été un facteur dans la décision de prescription; plutôt l’efficacité et l’innocuité du médicament régi.
Quant aux pharmaciens, il ne suffisait pas d’établir que les pharmaciens savaient à quoi ressemblait le produit. Les pharmaciens doivent relier l’apparence du produit (sans autres marques) à une seule source. Le Bureau n’était pas convaincu que la forme et la couleur de l’inhalateur seul, sans autres marques, identifiaient le produit ou sa source dans une large mesure.
Enfin, les patients n’étaient pas préoccupés par la source de leurs inhalateurs. Ils étaient principalement préoccupés par le but des inhalateurs, comment ils fonctionnent, dosage et effets secondaires. Dans la mesure où les patients ont attribué une signification à l’apparence, il a été associé au médicament et à son effet thérapeutique, et non à la source du produit.
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