Aux États-Unis, une fois qu’un breveté a vendu son produit, que ce soit au pays ou à l’étranger, ses droits de brevet sur ce produit sont épuisés; le breveté ne peut plus utiliser le droit des brevets pour contrôler la remise à neuf ou la revente de ces produits sur le marché. Même avec des limitations contractuelles sur la revente ou l’importation, l’épuisement des droits de brevet signifie qu’un breveté ne peut pas poursuivre l’acheteur ou l’utilisateur subséquent pour contrefaçon. La décision Impression Products donne l’assurance aux exportateurs canadiens que la vente de produits aux États-Unis pour réutilisation ou revente ne donnera pas lieu à une réclamation pour contrefaçon de brevet. Il y a toutefois des limites à ce principe au Canada. Bien que les acheteurs de marchandises brevetées puissent les revendre et les réparer, les marchandises elles-mêmes ne peuvent pas être reproduites. Cela s’applique particulièrement aux technologies auto-répliquantes comme les graines.
Impression Products, Inc., c. Lexmark International, Inc. 581 U.S.___ (2017)
Brevets
Lexmark International conçoit, fabrique et vend des imprimantes laser et des cartouches de toner à des consommateurs aux États-Unis et à l’étranger. Lexmark détient des brevets couvrant les composants de ces cartouches. La vente de cartouches de remplacement est une partie importante des activités de Lexmark.
Lexmark vend ses cartouches aux consommateurs de deux manières : au plein prix sans restriction d’utilisation ultérieure ou à un prix réduit par le biais du « programme de retour » de Lexmark (un programme qui exige que les consommateurs acceptent contractuellement d’utiliser la cartouche une seule fois et s’abstiennent de transférer la cartouche à quiconque sauf à Lexmark).
Impression Products est un reconditionneur. Elle acquiert des cartouches de toner Lexmark vides auprès d’acheteurs aux États-Unis et à l’étranger, les remplit de toner et les revend aux États-Unis à un prix inférieur à celui des nouvelles cartouches offertes par Lexmark.
Lexmark a poursuivi Impression Products pour contrefaçon de brevet sur des cartouches acquises par le biais de ventes nationales et étrangères. En fin de compte, la question dont la Cour suprême des États-Unis était saisie était de savoir si, en vendant des cartouches au pays et à l’étranger, Lexmark avait épuisé ses droits de brevet, laissant Impression Products libre de les remettre à neuf et de les revendre.
Invoquant « l’antipathie à l’égard des restrictions à l’aliénation », la Cour suprême des États-Unis a infirmé le circuit fédéral et a conclu que la décision d’un breveté de vendre un produit (et donc d’obtenir une récompense) tant au pays qu’à l’étranger épuise tous ses droits de brevet sur cet article, indépendamment des restrictions contractuelles imposées par le breveté ou du lieu de la vente.
Le droit canadien des brevets n’a pas de doctrine d’épuisement, en soi, et le pays peut manquer tout à fait de la même antipathie à l’égard de la restriction de l’aliénation. Le concept d’épuisement est plutôt animé par le concept d’une licence implicite, par laquelle l’acheteur d’un article breveté reçoit une licence implicite pour utiliser et revendre l’article breveté.
Bien que l’acheteur puisse utiliser, revendre et réparer son article breveté sans crainte de contrefaçon, il ne peut pas reconstruire ou reconditionner l’article. Ce qui équivaut à une réparation par rapport à une reconstruction ou à une remise à neuf est une question de degré et une question de fait.
Qu’il s’agisse d’une licence implicite ou d’un épuisement de brevet, la possibilité de réutiliser des articles brevetés n’est pas absolue. Par exemple, la Cour suprême du Canada a statué que lorsqu’un agriculteur a conservé et replanté des semences dont il savait ou aurait dû savoir qu’elles contenaient un gène breveté, cela constituait une contrefaçon de brevet. La Cour suprême des États-Unis est arrivée à la même conclusion dans une affaire de 2013 sur des faits similaires, faisant référence à la règle bien établie selon laquelle l’épuisement ne s’étend pas au droit de faire de nouvelles copies de l’article breveté.
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