En Ontario, les habitants ont été confrontés à l’enregistrement de la marque de commerce HALIBURTON, le nom du comté dans lequel ils exercent leurs activités. L’enregistrement peut menacer les utilisations faites par d’autres entreprises de la région. Que peut-on faire dans une situation comme celle-ci?
Avant l’enregistrement, une marque de commerce peut être contestée dans le cadre d’une procédure d’opposition devant la Commission d’opposition des marques de commerce. Une fois enregistrée, et tant que la marque de commerce est utilisée correctement, elle ne peut être radiée du registre que dans le cadre d’une procédure judiciaire devant la Cour fédérale du Canada. Un enregistrement peut être radié si la marque de commerce n’a pas de caractère distinctif, prête à confusion avec d’autres marques de commerce ou décrit clairement le lieu d’origine des produits ou des services.
Marques de commerce
Haliburton est un comté du centre de l’Ontario, au cœur de la région des chalets. Les dirigeants du comté ont récemment appris qu’un résident local avait obtenu un enregistrement de marque de commerce pour HALIBURTON en association avec une gamme d’articles souvenirs tels que des lunettes de soleil, des serviettes de plage et des porte-clés. On peut imaginer que les résidents craignent que le propriétaire de l’enregistrement puisse faire valoir la marque contre les entreprises locales de Haliburton qui marquent ou décrivent leurs produits et services par emplacement. Le comté doit maintenant se poser une question à laquelle de nombreuses entreprises ont été confrontées: comment un enregistrement de marque peut-il être radié?
Une marque de commerce qui est enregistrée depuis au moins trois ans peut être annulée dans le cadre d’une procédure devant l’Office de la propriété intellectuelle du Canada Régie des marques de commerce, mais uniquement pour cause de non-utilisation. Autrement, une fois qu’une marque de commerce a été enregistrée, seule la Cour fédérale du Canada a compétence pour radier l’enregistrement d’une marque de commerce. Les députés et autres élus n’ont aucune capacité ou influence pour retirer une marque du registre.
Une procédure de radiation est une mesure offensante contre les propriétaires de marques déposées, et souvent le seul moyen d’éliminer la menace d’une marque déposée qui pourrait autrement être invoquée pour empêcher l’utilisation ou l’enregistrement d’une autre partie. Une instance peut commencer par une déclaration (si une réparation supplémentaire en vertu de la Loi sur les marques de commerce est demandée) menant à une action, ou un avis de requête introductive d’instance, qui peut se poursuivre au moyen d’une demande, sans témoins vivants, plaidée sur un dossier papier. La marque de commerce sera retirée du registre si le contestataire peut prouver que l’inscription de la marque de commerce au registre n’exprime pas ou ne définit pas avec exactitude les droits existants de la personne qui semble être le propriétaire enregistré de la marque. Les motifs peuvent inclure l’absence de caractère distinctif, la confusion avec une marque préexistante et le fait que la marque de commerce est clairement descriptive du lieu d’origine des produits ou services en question. Si le propriétaire de la marque de commerce intente une action en premier, le défendeur peut demander une demande reconventionnelle sur les mêmes bases.
L’enregistrement de HALIBURTON rappelle Lum c. Dr. Coby Cragg Inc., 2015 CAF 293. Il s’agissait d’un différend entre deux cabinets dentaires, qui opéraient tous deux dans une région de la Colombie-Britannique communément appelée Ocean Park. Une entreprise a enregistré OCEAN PARK en tant que marque de commerce; l’autre a contesté l’enregistrement. La Cour d’appel fédérale a radié l’enregistrement d’OCEAN PARK au motif qu’un fournisseur de services n’a pas le droit de monopoliser le nom d’un emplacement géographique de manière à empêcher d’autres commerçants ou fournisseurs de services locaux d’utiliser ce mot pour décrire réellement où leurs propres services sont fournis. De même, dans l’affaire MC Imports Inc. c. AFOD Ltd., 2016 CAF 60, la Cour d’appel fédérale a confirmé une décision d’un tribunal inférieur qui avait radié un enregistrement pour LINGAYEN, une municipalité des Philippines connue pour ses produits de pâte de crevettes bagoong, au motif qu’elle décrivant clairement le lieu d’origine.
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