Il y a eu une révolution dans la façon dont les logiciels sont livrés aux clients. Traditionnellement, les logiciels étaient concédés sous licence sous une forme physique. Le client recevait traditionnellement une copie du programme informatique sous une forme tangible (disque ou téléchargé) et installait le logiciel sur son ordinateur et exploitait le logiciel de cette manière. Cela signifiait également que le client devait obtenir et installer des mises à jour de temps en temps directement, ou en vertu de mises à jour automatiques installées par le fournisseur de logiciels.
La révolution est un changement dans le modèle d’affaires. Le nouveau modèle demande au fournisseur de logiciels de maintenir le logiciel sur son serveur et le client y accède via une connexion réseau, généralement sur Internet. Le fournisseur du logiciel maintient le logiciel à jour et le client n’a plus qu’à utiliser le logiciel. Le client n’obtient jamais une copie tangible du logiciel, mais accède simplement au serveur du fournisseur pour utiliser le logiciel. Ce modèle d’affaires est appelé « logiciel en tant que service » ou cloud computing.
Donc, la question se pose " si vous êtes un fournisseur de logiciels et que vous avez enregistré votre marque de commerce avec un logiciel revendiqué comme un bien (mais pas comme un service), alors votre enregistrement de marque est-il sujet à contestation?
C’est ce qui s’est produit dans l’affaire Specialty Software Inc. c. BEWATEC Kommunikationstechnik GmbH, 2016 CF 223, où la Cour fédérale a dû examiner une action en annulation de non-utilisation intentée contre l’enregistrement par un fournisseur de logiciels de sa marque de commerce enregistrée relativement à des produits et non à des services. L’opposant a fait valoir que le vendeur continuait d’utiliser le logiciel sur le marché parce que son modèle d’affaires avait évolué vers un modèle de « logiciel en tant que service », il n’utilisait plus la marque de commerce en liaison avec des produits enregistrés.
L’opposante a soutenu que l’emploi relativement à des marchandises exigeait qu’un transfert de biens ait lieu en vertu de l’article 4 de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. 1985, ch. T-13. L’essence de l’argument est bien résumée au paragraphe 8 :
Bewatec soutient que la marque de Specialty est associée à des données et à des logiciels disponibles uniquement par l’intermédiaire d’un navigateur Internet. La spécialité ne s’est pas acquittée, à son avis, de son fardeau de démontrer qu’il y a eu un transfert de propriété ou de possession de tout bien. Il souligne que les clients de Specialty ne téléchargent, n’installent pas ou n’acquièrent physiquement rien. En réalité, dit Bewatec, les clients obtiennent simplement l’accès à un service que Specialty fournit sur Internet.
La Cour fédérale n’était pas d’accord. Bien que le fournisseur de logiciels ne vende plus de logiciel sur un disque, il vend en fait une licence pour utiliser le logiciel, un bien intangible. La Cour a estimé que le disque n’était que la façon dont le logiciel était livré et que le « vrai » bien était la licence.
Dans cette affaire, la Cour a conclu que le vendeur de logiciels avait fourni la preuve que la « marque enregistrée avait été utilisée d’une manière qui donnait un avis aux acheteurs de licences de logiciels d’une association entre ces produits et la marque enregistrée et, par conséquent, les exigences de la Loi concernant l’emploi ont été satisfaites ».
Les fournisseurs de logiciels qui migrent leur modèle d’affaires vers un modèle de logiciel en tant que service trouveront la décision dans ce cas utile pour soutenir leur enregistrement plus ancien basé sur le bien. Cependant, ils doivent noter attentivement les difficultés liées à l’association d’une marque de commerce à une licence et se demander s’il peut être utile de réviser leurs dépôts de marques afin de refléter pleinement la façon dont ils mènent leurs activités. Peut-être que certains aspects d’un modèle de logiciel en tant que service peuvent également être bien alignés avec une réclamation de service.