La Cour d’appel fédérale a décidé que, lorsqu’on calcule les dommages-intérêts compensatoires pour contrefaçon de brevet, la disponibilité d’une solution de rechange non contrefaite est maintenant une considération juridiquement pertinente qui peut réduire la perte de profits qu’un contrefacteur est tenu de payer à un breveté (Apotex Inc c. Merck & Co, Inc). Envisager des solutions de rechange non contrefaisantes signifie tenir compte de l’effet réaliste de la concurrence légitime par un défendeur qui commercialise une solution de rechange non contrefaite. Cela permet d’obtenir la « compensation parfaite » que la Loi sur les brevets exige. La solution de rechange non contrefaite n’est toutefois pas conceptuelle: la défenderesse doit prouver l’existence d’une solution de rechange véritable et économiquement viable, et le fait qu’elle aurait pu et aurait pu vendre cette solution en quantité suffisante pour remplacer les ventes contrefaites.
La Cour d’appel fédérale a fait remarquer que l’équilibre au cœur de la Loi sur les brevets exige une « compensation parfaite ». La Loi sur les brevets vise à indemniser un breveté qui a subi une perte en raison d’une contrefaçon de brevet et « le concept d’indemnisation rejette à la fois la sous-indemnisation et la sur-compensation ». La Loi vise à établir un équilibre entre l’avantage pour le public par la divulgation d’une invention nouvelle et utile et l’avantage conféré à l’inventeur par l’octroi d’un monopole pour encourager la recherche et le développement. Une compensation parfaite permet d’atteindre l’équilibre en évitant la sous-compensation qui découragerait la recherche par les inventeurs, et la sur-compensation qui découragerait la concurrence par crainte de contrefaçon.
Pour déterminer l’indemnisation, le libellé de la Loi sur les brevets invoque une enquête sur le lien de causalité, comme le stipule le paragraphe 55(1) : le contrefacteur est responsable « de tous les dommages subis en raison de la contrefaçon ». Selon les termes de la Cour suprême, il est préférable de « répondre par le bon sens ordinaire » à cette enquête sur le lien de causalité. Le bon sens dicte que la détermination de la perte de profits causée par la contrefaçon de brevet sans tenir compte de la disponibilité d’une alternative non contrefaite produit une imperfection. L’attribution d’un manque à gagner sans tenir compte de façon réaliste de la part de marché surcompenserait parfois le breveté. En effet, lorsqu’une solution de rechange non contrefaite est disponible, mais qu’elle n’est pas prise en compte dans le calcul d’un manque à gagner, le breveté serait indemnisé pour des ventes qui, en réalité, auraient été des ventes du produit de remplacement.
En conséquence, « [p]erfect compensation exige l’examen de: (i) ce que, le cas échéant, produit non contrefait le défendeur ou tout autre concurrent aurait pu et aurait pu vendre n’e e été la contrefaçon; et ii) la mesure dans laquelle la concurrence licite aurait réduit les ventes du breveté.
L’approche du Canada pour calculer les dommages-intérêts compensatoires pour brevets est maintenant plus proche de l’approche des États-Unis, que la Cour d’appel fédérale a résumée comme suit : « si une solution de rechange non contrefaite [à] à laquelle un défendeur aurait pu et aurait pu recourir, n’e tienne pour la contrefaçon, est aussi bonne que l’invention brevetée et aurait remplacé toutes les ventes contrefaites, la contrefaçon fait en sorte que le breveté ne subit aucun dommage ».