Pour avoir gain de cause dans une affaire de contrefaçon de marque de commerce, un demandeur doit prouver qu’il y a un risque de confusion , c’est-à-dire qu’un consommateur occasionnel serait probablement confus et qu’il penserait que la source des produits ou services du défendeur est la même que celle du défendeur ou qu’elle est associée à celle-ci. Il n’est pas nécessaire de prouver qu’il y a confusion. Et lorsque la preuve d’une confusion réelle est présentée, il ne l’emporte pas sur les autres facteurs; ce n’est qu’un facteur à soupeser dans l’analyse de la confusion.
Venngo Inc. c. Concierge Connection Inc., 2017 CAF 96
Marques de commerce
Venngo Inc. offre des programmes de rabais, d’avantages et d’incitatifs aux entreprises et aux organisations professionnelles canadiennes. Ses organisations clientes peuvent ensuite offrir des services à prix réduit tels que la location de voitures, les hôtels et les spas à leurs employés à titre d’avantages en plus d’une compensation monétaire. Ces avantages supplémentaires sont presque universellement appelés « avantages ». Venngo a adopté et enregistré une famille de marques de commerce « avantages », y compris WORKPERKS, MEMBERPERKS, ADPERKS et PARTNERPERKS.
Concierge Connection Inc. (CCI) est le principal concurrent de Venngo. L’ICC utilise le nom commercial et la marque de commerce PERKOPOLIS en association avec ses services concurrents.
Venngo a poursuivi CCI devant la Cour fédérale pour violation de marque de commerce. Elle alléguait qu’il était probable que les consommateurs confondraient PERKOPOLIS avec les marques d’avantages de Venngo. Au procès, Venngo a présenté des preuves de témoins qui croyaient à tort que PERKOPOLIS était un programme Venngo. Venngo a soutenu que cette preuve était dominante dans l’évaluation de la question d’un risque de confusion.
Le juge de première instance a conclu que, bien que la confusion réelle soit une circonstance qui doit être prise en considération, ce n’est pas un « atout » qui l’emporte sur d’autres facteurs applicables, comme la ressemblance entre les marques des parties, le caractère distinctif inhérent des marques, la durée pendant laquelle les marques ont été utilisées et la nature des services et du commerce. Le juge de première instance, à la suite de la décision de la Cour suprême dans l’affaire Masterpiece, a évalué ces facteurs, en commençant par la ressemblance. Le juge du procès a conclu que les facteurs de ressemblance et de caractère distinctif inhérent favorisaient le défendeur.
Le juge du procès n’a pas conclu que la preuve d’une confusion réelle était suffisamment convaincante pour l’emporter sur les autres facteurs et circonstances. Bien que les témoins puissent avoir lié PERKOPOLIS à Venngo parce qu’il comprenait le terme « avantage », la Cour s’est méfiée d’accorder une large protection à une marque de commerce qui utilisait des mots descriptifs ou très suggestifs comme fondement d’une allégation de caractère distinctif et de confusion alléguée.
Par conséquent, malgré certaines preuves limitées de confusion, le juge de première instance n’était pas convaincu qu’un consommateur occasionnel quelque peu pressé confondrait les marques Venngo et CCI; L’action de Venngo a été rejetée.
La décision a été confirmée par la Cour d’appel fédérale. La Cour d’appel a réitéré que la preuve d’une confusion réelle n’étalonne pas l’exercice de pondération; c’est un facteur à prendre en considération pour déterminer s’il y a un risque de confusion chez les consommateurs.
Notamment, la Cour d’appel fédérale a également confirmé une décision en matière de preuve au procès qui excluait certaines preuves par ouï-dire sur la confusion réelle. Venngo a tenté sans succès de présenter des preuves de la part d’un de ses employés qui avait assisté à un salon professionnel et qui avait l’intention de répéter les déclarations faites par d’autres au sujet de la confusion entre les programmes Venngo et CCI. Il s’agissait d’une application simple des principes du ouï-dire, mais cela renforce la difficulté pratique de prouver la confusion réelle des clients lorsque de nombreux plaideurs répugnent à amener leurs clients réels ou potentiels dans la mêlée des litiges.
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