L’affaire Medos Services Corporation c. Ridout and Maybee LLP 2013 CF 1006 est un exemple de ce qui se passe lorsque le propriétaire d’une marque déposée ne tient pas compte d’un avis en vertu de l’article 45. 

Comme prémisse de base, une marque de commerce enregistrée doit être utilisée afin de maintenir ces droits et une procédure existe en vertu de l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce pour éliminer le bois mort du registre.  À la réception d’un tel avis, le propriétaire inscrit a trois mois pour fournir un affidavit ou une déclaration solennelle indiquant, à l’égard de chacune des marchandises ou services précisés dans l’enregistrement, si la marque de commerce a été utilisée au Canada à un moment donné au cours des trois années précédentes et, le cas échéant, la date à laquelle elle a été utilisée pour la dernière fois et la raison pour laquelle elle n’a pas été utilisée depuis.

En l’espèce, le registraire des marques de commerce, à la demande du cabinet d’avocats intimé, a posté une lettre d’Express Post au propriétaire inscrit.  Aucune réponse n’a été reçue avant la date limite et l’enregistrement de la marque a été radié.

Cette affaire faisait appel de cette décision.  L’appel est utile pour clarifier de nombreux éléments importants pour les propriétaires de marques déposées, notamment:

• Le propriétaire inscrit doit s’assurer que l’adresse au dossier du Bureau des marques de commerce est l’adresse correcte et à jour » ou nommer un agent et un représentant pour le service qui a une adresse à jour.
• Il n’y a aucun fondement à l’argument selon lequel le propriétaire inscrit n’a pas rendu justice naturelle en ignorant ou en ne répondant pas à la lettre en vertu de l’article 45, car la loi offre au propriétaire un recours parfaitement adéquat, un appel en vertu de l’article 56 de la Loi sur les marques de commerce avec de nouveaux éléments de preuve.
• L’appelant se représentait lui-même.  La Cour et l’intimé ne se sont pas fondés sur de nombreuses irrégularités de procédure, mais se sont opposés à ce que l’appelant donne ce qui équivalait à une preuve.  La Cour a noté les paroles célèbres de lord Atkins dans Evans v Bartlam [1937] AC 473, [1937] 2 All ER 646, à la page 479:

Le fait est qu’il n’y a pas et qu’il n’y a jamais eu de présomption que tout le monde connaît la loi. Il y a la règle que l’ignorance de la loi does pas excuse, une maxime de portée et d’application très différentes.

• La preuve doit démontrer le lien entre l’emploi allégué et la marque relativement aux marchandises ou services faisant l’affaire revendiquée.  À la suite de la preuve, la Cour a fait observer ce qui suit :
  • une facture d’un fournisseur de services de télécommunication does ne parle pas de l’utilisation de la marque si elle does ne montre pas une connexion à la marque,
  • la correspondance avec d’éventuels partenaires commerciaux qui ne mentionnent pas la marque ne démontre pas l’utilisation de la marque,
  • les reçus de location qui ne montrent pas l’emploi de la marque ne fournissent pas de preuve d’utilisation dans la publicité, et
  • la correspondance relative à l’entretien du produit qui ne fait pas référence à la marque n’était pas une preuve de l’emploi de la marque et même si elle se rapportait à des produits de marque déjà vendus (dont il n’y avait aucune preuve), rien n’indiquait que les ventes des produits de marque avaient eu lieu au cours des trois années précédentes

Par conséquent, la décision de radiation a été confirmée en appel.

La leçon à tirer pour les propriétaires de marques déposées est de prendre au sérieux la correspondance du Bureau des marques de commerce.  S’assurer qu’un agent et un représentant pour le service sont nommés peut s’assurer que cette correspondance importante est reçue et qu’il y est donné suite en temps opportun.

Une deuxième leçon pour tous les propriétaires de marques déposées est de prêter attention à l’exigence d’utiliser la marque en relation avec les marchandises ou les services revendiqués et de conserver la preuve d’une telle utilisation dans le cas où jamais contesté.