Une décision récente de la Cour fédérale du Canada a mis en évidence les difficultés liées à l’affirmation des droits de marque de commerce et de droit d’auteur liés à l’apparition de produits fonctionnels avec des éléments de conception uniques.
Corocord Raumnetz GMBH v Dynamo Industries Inc. (2016 FC 1369) impliquait des entreprises concurrentes qui fabriquaient et vendaient de l’équipement de terrain de jeu.
Vers 2010, Corocord a créé une nouvelle série de structures de terrain de jeu qu’il a appelées Performer. Corocord a affirmé que l’apparence de ses structures de terrain de jeu avait un look unique et distinctif qui les distinguait de leurs concurrents. Peu de temps après le lancement des structures Performer, Dynamo a introduit une ligne de structures de terrain de jeu Nebula, qui, selon Corocord, ont été copiées et rétro-conçues à partir de la série Performer. Corocord a poursuivi Dynamo devant la Cour fédérale du Canada pour violation de marque de commerce et de droit d’auteur.
Il est difficile de faire valoir avec succès les droits de marque sur un produit lui-même (par opposition à l’image de marque attachée à ce produit). Par exemple, en 2005, la Cour suprême du Canada a statué que l’apparence des blocs de construction de jouets LEGO était fonctionnelle et n’était pas protégée par une marque de commerce; une action visant à empêcher un concurrent de vendre des blocs qui s’interconnecteraient avec LEGO a été rejetée. Récemment, en Europe, les tribunaux ont refusé de reconnaître les droits de marque sous la forme de tablettes de chocolat Kit Kat et de puzzles rubik’s cube.
Les structures Performer ont connu un sort similaire. Les éléments de preuve n’éteindaient pas l’allégation selon laquelle il y avait des droits de marque sur l’apparence des structures elles-mêmes. La Cour n’était pas convaincue que le marché pertinent avait commencé à reconnaître la forme des structures de l’artiste interprète ou exécutant comme ayant une source unique. En fait, l’expert du demandeur a reconnu qu’il n’en avait pas vu avant son mandat dans l’affaire.
Corocord a également demandé réparation en vertu de l’alinéa 7a) de la Loi sur les marques de commerce, qui interdit à une personne de faire des déclarations fausses et trompeuses qui tendent à discréditer les produits, les services ou les affaires d’un concurrent. Plus précisément, il a été allégué que Dynamo a utilisé des comparaisons entre ses produits et ceux de Corocord dans le matériel promotionnel et dans la correspondance impliquée dans les demandes d’appel d’offres qui indiquait que les structures de nébuleuse étaient de valeur égale et meilleure. Corocord a affirmé que ces comparaisons étaient biaisées, inexactes et/ou incomplètes et nécessitaient une réduction de ses prix.
Cette demande a également été rejetée. Corocord n’a pas établi que les déclarations de Dynamo étaient fausses ou que quelqu’un avait été induit en erreur. De plus, l’alinéa 7a) a une portée limitée; elle ne crée qu’une cause d’action relative à des déclarations fausses et trompeuses faites au sujet d’une marque de commerce ou d’une autre propriété intellectuelle. Les déclarations de Dynamo ne visaient pas la propriété intellectuelle de Corocord et, de toute façon, Corcoran a remporté l’offre. Corcoran n’a pas non plus été en mesure de prouver qu’une réduction de prix était le résultat direct des déclarations de Dynamo.
Ce résultat peut être comparé à une autre décision récente de la Cour fédérale dans Excalibre Oil Tools Ltd v Advantage Products Inc. (2016 CF 1279), une affaire de contrefaçon de brevet relative à l’équipement de forage. Dans cette affaire, la demanderesse envoie des lettres de mise en demande aux clients de la défenderesse pour faire valoir la contrefaçon et menacer explicitement de poursuites. La Cour fédérale a déterminé que les brevets n’avaient pas été contrefaits et que, par conséquent, les lettres de mise en garde contenaient des déclarations fausses et trompeuses et étaient passibles de poursuites.
Au procès, Dynamo a reconnu qu’il existait un droit d’auteur sur la conception des structures de l’artiste interprète ou exécutant, mais a nié la contrefaçon.
Un article utile peut être protégé à la fois par le droit d’auteur et par un dessin ou modèle industriel, ce dernier étant essentiellement le même qu’un brevet de dessin ou modèle aux États-Unis. En vertu de la législation canadienne sur le droit d’auteur, la capacité de faire respecter le droit d’auteur peut être perdue si l’article utile est reproduit en une quantité de plus de 50. Lorsque 51 reproductions ou plus ont été faites, ce n’est généralement pas une violation du droit d’auteur si une autre personne reproduit cet article. En revanche, le caractère exécutoire d’un enregistrement de dessin ou modèle industriel n’est pas affecté par le nombre de reproductions effectuées.
Jusqu’à la décision Corocord, il n’y avait pas de décision judiciaire quant à savoir si les 50 reproductions étaient limitées au Canada, ou si les reproductions faites n’importe où dans le monde devaient être incluses. Après un examen détaillé de la Loi sur le droit d’auteur, la Cour a conclu que les 50 reproductions peuvent être faites n’importe où. Étant donné que Corocord avait fabriqué plus de 50 structures d’artistes interprètes ou exécutants dans le monde entier au moment où l’action a été intentée, son droit d’auteur était inapplicable et la réclamation pour violation a été rejetée.
Dans certaines circonstances, la mise en forme de marchandises ou de leurs contenants peut obtenir la protection d’une marque de commerce sous un prétexte distinctif. La protection des dessins industriels peut également être offerte pour un produit ayant des éléments de conception uniques. L’équipe de Bennett Jones est prête à apporter son aide dans tous les domaines de l’acquisition et de l’application des droits de propriété intellectuelle.